結構專利爭議-美國零售業 - 事業

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By Zenobia
at 2014-12-29T00:00

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我是一個貿易商,今年接到一張美國零售商的訂單,該產品為含LED燈的紅
酒瓶塞,訂單金額不過美金一萬出頭!雖然訂單金額不大,但這不過是該客
戶下給我的許多訂單中的其中一項,為了服務客人,我還是照接,坦白講,
這張訂單根本也是在做白工!
重點來了;在今年11月間突然收到客戶E-MAL通知,說我們出的這項產品被
某間公司舉發,說我們違反了他們在美國當地申請的某項"結構專利",也就是
告訴方在美國申請了關於酒瓶塞上加LED燈的專利結構;要求我司與告訴方
聯繫並報告進度!
當時我方在收到通知後便立即與告訴方取得聯繫並說明!該告訴人也是我司
多年的合作廠商之一,雖然該項產品不是下單給他們,但我司也確實不知道
他們有在美國申請這項產品的相關專利,而其它廠家所提供的樣品造型外觀
也確實不同於他們所申請的結構專利,如果硬要說起來,也不過是其組裝的
方式以及使用的電池數量相同而己!基本上我們貿易商也無從得知工廠所開
發產品的來源以及動機,對我們來說就像是雜貨店一樣,人家給我們什麼,
我們便賣什麼,確實也沒有故意去要求仿冒或是明知而故意侵權的動機;而
這點也得到客戶端的諒解!
協商初期,告訴人因為與我司有多年合作的交情,也諒解我司及客戶均處於
無辜的被動的立場;所以答應客人該產品可以繼續保持架上的銷售;只要求
我司與出貨的工廠之間協調並給予交待!在得到這個回應的當下我有立即寫
信向美國客戶報告,承諾他們可以繼續保持銷售,並且承諾我司願意負任何
的責任,不會使客戶的權益受到任何的損害;在發送信件的同時,我也有一
併副本給告訴人知悉!(在當下告訴人並無提出任何的異議)
一直到12月初,告訴人詢問我司該事件處理的進度,我也具體的回應他們:
出貨的廠商告知他們也是在不知情的情況下開發了這類產品,他們並無故意
抄襲或是明知故犯,所以我司的立場只能予以口頭上的告戒以及將類似有爭
議的產品下架,不再做銷售的動做,以維護告訴人的權益,我司也承諾如今
知道了,便不會再去觸碰類似的產品,以免再遭惹不必要的麻煩!
未料告訴人不但不能接受,還甚至強硬的要求我方必需賠償他們的權利金,
金額高達美金一萬多元(遠超出客戶實際的下單金額)!
我司在收到回應後當然無法接受他們所開的條件,也委婉的回覆出貨廠商的
態度以及我司願意承擔的責任,既然出貨的工廠認為他們沒有抄襲,且告訴
人不顧交情的將茅頭指向我司,我司只好在道義上願意負擔相關的責任,也
就是將該張訂單的實際所得利潤全數回饋給告訴人當做和解,而該張訂單的
實際利潤所得也就是一萬出頭美金的10%,也就是一千多元美金,雖然與告
訴人所要求的一萬多元美金距甚遠,但卻己是我司所能表現出的最大誠意以
及認為合理的範圍!
今日告訴人與我司取得聯繫,他們表明不願意接受我司所提的金額,並口頭
警告我司,他們將委請香港的律師對我司採取法律行動,並楊言我司將會遭
受更大的損失以及付出更大的代價!
(以上是這整件事的來攏去脈以及中間協調處理的過程)
我想請問懂這方面的大大們:
我司及客戶均是無辜,確實也都在不知情的狀況下接單及販售!假使這場官
司真打起來了,我方及客戶需要付什麼程度的法律責任?
我們出的是聖誕節的飾品,在客戶方面告訴人頂多是要求客戶下架停止販售
該產品,但聖誕節都己經過了!(當初也是告訴人答應該客人繼續保持銷售)
,所以是否代表往後的訴訟將不會牽扯到客人?
我司在接單的同時,有簽具專利權責任文件給客戶,內容是指我司保證所售
產品是沒有專利權的,針對該產品也沒有任何的抄襲或是侵犯的動機!
(雖然事後遇到這種鳥事,但至少在當時我司是不知情的,也並非在明知有的
情況下去簽立這樣子的切結書)
將來如果這場官司打起來,我方應該要如何應對?以及我司最終可能面臨的
賠償或責任?
我認為既然我司無辜的,也非故意,所以應該吐出利潤所得是合理的,這也
是我司的善意回應;只是對方不接受而己!
而出貨的工廠是大陸廠商,告訴人明知在美國所申請的專利對他們沒有任何
作用,所以便將茅頭指向我司,也吃定了我司為了顧及與客人之間的交情而
予取予求!
(其實這間公司在業界總是如此,專門用專利的手法在恐嚇客戶以及貿易商,
也從中賺取了許多好處)
我有請相關的顧問幫我分析,他們認為我方的產品在外觀上確實與告訴人所
提的專利申請不一樣,也就是外觀的造型完全不同;但告訴人仍堅持他們所
申請的結構專利是有效的!
真的很煩,我接下來將面臨的是國際官司訴訟?還是怎樣的訴訟?我又該如
何去應對?煩請懂的大大們給我一點意見!
Update:
謝謝一樓 風俠 大大的回覆!
我是台灣的貿易商,客戶端是美國的零售商!而告訴方則是在台灣大陸二地均有設廠,他們
是在美國申請所謂的結構專利!
Update 2:
1.我所接的訂單金額約美金一萬左右,對方所提賠償卻是美金一萬二,遠超過我司的利潤所
得甚至是訂單金額;故我司評估後決定不按對方所提金額賠償;否則花錢能解決為何不?
2.舉發掉對方專利是指?我有請大陸方面懂專利的人士幫忙評估,他們認為我們的產品並沒
有侵犯到對方所提的專利結構;但我方提出的說詞對方無法接受,堅持要走法律的程序!
3.我方在美國沒有公司,倘若對方在美國對我司提告,我司可以不去理會嗎?又或是在台灣
有專門打國際訴訟的律師可以代表我方出庭或是抗辯?
Update 3:
上面有提到之前對方因顧及交情及不造成客戶困擾,所以答應讓客戶端繼續架上的銷售,不必下架停止販售!同時我有寫信向客戶報告並一併附本給對方知悉;對方也未提出異議!所以這是否就形同對方放棄對客戶方面提告或索賠的權益?
我有請相關人士幫我評估過,他們認為我的產品和對方所提的專利結構有所出入,認為我根本不構成侵權的行為,也幫我寫了駁回意見書並要我寄存證信給對方!
但我想這種說詞當然是各說各話,既然他們死要錢,沒達到目的應該也不會善罷干休;我看走法院是免不了的,哎~
Update 4:
對方的專利是在2005年申請,實在很難去舉證是否在之前己有相關產品被發明或是在市面上販售!至於有爭議的該項產品,我司己經是連續出貨第三年,前面二年都沒事,今年才被對方發現並提告!基本上如果前面二年己知有這項專利,我司便不必再去冒著風險接這張回單!
也並非我們故意抱著僥倖的心態去做這件事!
只能說,歹年冬多小人,什麼錢都有人要賺,一旦遇到利益,幾十年的交情都可以化為烏有
Update 5:
那就跟他打到底囉,沒有的事實在也不甘心就這麼被敲一筆!到時就是二敗俱傷,他得不到好處,但也要花一筆律師費!
其實我方送交鑑定的結果對我們是有利的,所以我才會堅決不付所謂的權利金給他們,不能讓
這些蟑螂那麼容易就敲一筆,天底下沒有這種事!
Tags: 事業

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Iris avatar
By Iris
at 2015-01-01T07:33
請問你是在美國當地的貿易商?你客戶也是在美國?然後告訴方也是在美國擁有專利權?我想先釐清這幾點,如果三方均在美國,那麼這種類型的要錢方法就類似業界說的專利蟑螂吧,依據實務經驗來說,對方要求的賠償金額絕對比你請律師的費用還低,這樣你才會傾向跟他私下和解,你接下來能做的事情是
1. 建議你先詢問對方的賠償金額大概要求多少,然後再評估看看要不要賠。

2. 舉發掉對方的專利。
3. 進入官司階段,準備請律師吧。
絕對不要進入3的階段,因為花費至少百萬(台幣)起跳,打美國專利訴訟案,貴都貴在律師費用,能夠用1或2解決最好,你可以詢問當地的舉發費用,然後一次性評估哪一項花費最少,事到如今,以無法全身而退,至少選一個花費最少的解決這件事情。

2014-12-29 22:38:16 補充:
2.舉發掉對方專利是指?我有請大陸方面懂專利的人士幫忙評估,他們認為我們的產品並沒有侵犯到對方所提的專利結構;但我方提出的說詞對方無法接受,堅持要走法律的程序!
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舉發專利簡單來說,就是找一件比對方專利權更早出現的專利案或是已公開技術,來證明對方專利權在申請之前已經有相同或類似技術,而讓對方專利權被撤掉的一種手段,當對方專利權被撤掉,那麼訴訟即不存在,因為專利被舉發後,專利權就消失了,對方根本沒辦法告你。
2014-12-29 22:39:34 補充:
3.專利是屬地主義,美國專利只有在美國當地才有法律效力,在台灣是沒有的,除非他連台灣也一併申請專利,那麼你才會有事,但是今天對方是以美國的專利權進行告訴,所以在美國進行販賣才會出事,基本上身在台灣的你根本是不用理會的,但是你的美國客戶卻會倒楣,因為他在美國進行販賣侵權的商業行為,只是當初你有跟妳的客戶簽專利權責任文件,所以你不理客戶好像也說不過去,一般台灣處理國外的專利訴訟案件,大多是委託當地的專利律師進行,因為老實說,台灣懂專利的律師很少,專精的更少,所以打國際專利訴訟貴的原因就在這,國外律師是算鐘點費的,很少再跟你算打一場多少錢。
2014-12-30 00:48:06 補充:
同意你的客戶繼續上架,跟索賠權利金是兩回事,我猜想,對方同意讓你繼續上架只是對方想以和解來解決事情的初步手段,以為你會跟他談權利金,除非來往信件中有提到放棄權利金或授權金,然後同意繼續上架,不然對方可以說並未同意放棄權利金的索取。
你產品的結構即使跟他專利內容不相同,但是對方告了提起訴訟,你就只能走法律程序上法院,這就是麻煩的地方,過程中要費時費錢費力才麻煩,所以才建議你舉發掉對方的專利,這是最折衷的辦法
2014-12-30 09:18:35 補充:
舉發算是一門專業的專利技術,並不是只能找到一件案子去進行舉發,可以同時找很多件類似的前案,然後經過組合證明被舉發的案子專利進步性不足,手法很多就不細講了,如果對方是要求12000US的話,我個人是覺得你也只能認賠了,因為打官司絕對不止12000US的花費,然後你的產品是否侵犯對方專利權,這也是法官主觀的認為,並不是說我們透過專業的專利從業人員比對後說不侵權就不侵權的,跟你的客戶討論一下吧
2014-12-30 16:01:55 補充:
那就祝你好運囉:)
Rachel avatar
By Rachel
at 2015-01-01T18:14
I am skeptical about this situation.
In answering your questions:
1. It is difficult to say as it depends on your company's role in this case.
If your company simply manufactures for the client, then your company will bear minimal to no liability, and the client will bear most to all liabilities.
However, if your company is selling the products to the client, then you will bear most to all liabilities.
2. Not necessary. Again - it depends on the case involvement.
3. Difficult to say. Simply not enough detail information.
4. Your company is a Taiwanese company. In order to make a case against you, the case must begin in Taiwan.
It sounds like you have experienced the so-called "patent troll":
http://en.wikipedia.org/wiki/Patent_troll
My suggestion is simple - unless you actually receive a notice of cease and desist (and/or legal demand), nothing is really serious.
If an owner of an intelligence property intends to sue you, you don't get something friendly like this.
This is the exact reason why I am skeptical.

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